안녕하세요, 법률사무소 완봉입니다.
새로운 기술을 개발하기 위해 다른 기업이나 대학교, 혹은 국책 연구기관과 공동 연구개발(R&D)을 추진하는 대표님들이 많습니다. 피땀 흘려 기술을 완성하고 나면, 흔히 이런 합의를 하곤 합니다.
"우리 같이 고생해서 만들었으니, 특허는 깔끔하고 공평하게 50대 50으로 공동 출원합시다!"
얼핏 듣기에는 가장 합리적이고 안전한 조치처럼 보입니다. 하지만 이 '공동 소유'라는 보기 좋은 명목 뒤에는, 어렵게 개발한 기술을 단 한 푼의 수익으로도 연결하지 못하게 만드는 치명적인 법적 덫이 숨어 있습니다. 실제로 사업화 단계에서 공동 개발 파트너가 동의해주지 않아 대기업과의 라이선스 계약이 무산되거나, 회사가 교착 상태에 빠지는 중소기업이 적지 않습니다.
오늘은 공동 R&D 협약서 서명 전후 단계에서 반드시 알아야 할 공유특허의 실체와, 이를 안전하게 방어하는 계약서 작성법을 실무적인 관점에서 짚어드리겠습니다.
대부분의 기업 담당자들은 "내 지분이 50%나 있으니, 최소한 내 지분만큼은 내 마음대로 활용할 수 있겠지"라고 생각합니다. 하지만 특허법의 세계는 민법상 일반적인 공유재산(예: 공동 소유 부동산)과 완전히 다르게 작동합니다.
특허법 제99조(특허권의 공유)는 공유특허의 처분과 실시에 대해 매우 엄격한 제한을 두고 있습니다.
이 규정들이 실제 비즈니스에서 왜 '덫'이 되는지 구체적으로 살펴보겠습니다.
제3항 덕분에 상대방 동의 없이도 내 공장에서 제품을 직접 제조·판매하는 것은 가능합니다. 그러나 시장을 독점할 수는 없습니다. 상대방 역시 동의 없이 제품을 직접 만들어 경쟁사처럼 팔 수 있기 때문입니다.
가장 심각한 문제는 제4항입니다. 지적재산권의 핵심은 타사에 기술을 이전하고 로열티를 받는 '라이선스 비즈니스'입니다. 그러나 다른 공유자의 동의가 없다면, 대기업이든 다국적 기업이든 누구에게도 라이선스를 줄 수 없습니다.
자금이 부족해 특허 지분을 매각하려 하거나, 특허권을 담보로 대출을 받으려 해도 상대방이 동의하지 않으면 법적으로 차단됩니다. 대법원 판례 역시 특허권의 공유관계가 합유(조합원 공동 소유)에 준한다고 보아 처분 행위를 엄격히 제약하고 있습니다.
법률사무소 완봉을 찾는 대표님들이 겪는 전형적인 사례를 소개합니다.
[실제 자문 사례 재구성]
중소기업 A사는 대학 산학협력단과 공동 R&D를 수행해 혁신적인 배터리 부품 특허를 50:50으로 등록했습니다. 이후 글로벌 대기업 B사가 수십억 원 규모의 독점 라이선스 계약을 제안해 왔습니다.그러나 B사 법무팀은 공동 소유자인 대학 산학협력단의 동의서를 요구했습니다. A사가 연락하자 대학 측은 "이사회 심의를 거쳐야 하며 최소 6개월이 걸린다"며 지체했고, "로열티의 절반을 직접 송금하라"는 요구까지 추가했습니다. 결국 협상이 길어지자 대기업 B사는 계약을 파기하고 경쟁사 기술로 선회했습니다. A사는 기술을 개발하고도 매출을 올리지 못하는 위기에 몰렸습니다.
제조·판매 시설이 없는 대학이나 연구소, 또는 단순히 자금만 투자한 파트너와 특허를 공유할 경우, 실제 사업을 이끌어야 하는 기업의 손발이 묶이는 '법적 교착 상태(Deadlock)'가 발생합니다.
VC 등 투자 기관들도 투자 심사 시 핵심 특허가 공유 상태인지 면밀히 살핍니다. 파트너 동의 없이는 독점 사업화가 불가능한 구조라면, 투자 대상에서 제외되거나 기업 가치가 크게 낮아질 수 있습니다.
공동 R&D에서 가장 좋은 방법은 특허권을 단독 소유로 정리하는 것입니다. 그러나 정부 과제 요건이나 파트너십 유지를 위해 공동 출원이 불가피하다면, 계약서 작성 단계에서 아래 안전장치들을 반드시 명시해 두어야 합니다.
사업화 주체인 우리 기업에게 특허 등록 이후 일정 기간 독점적으로 사업을 영위할 수 있는 권리를 사전에 부여하는 약정입니다.
"본 공동 연구개발의 결과물로 등록되는 공동특허권에 대하여, '을'(우리 기업)은 특허 등록일로부터 5년간 독점적이며 배타적인 통상실시권을 가진다. '갑'(파트너사)은 해당 기간 동안 본 특허를 스스로 실시하지 아니하며, 제3자에게 실시권을 허락해서는 안 된다."
추후 제3자에게 라이선스를 허락할 때마다 개별 동의를 받는 번거로움을 없애는 조항입니다. 미리 '정당한 이유 없이 거부할 수 없다'고 명시하고, 수익 배분 비율을 확정해 두는 방식입니다.
"공유자 일방이 사업상 목적으로 제3자에게 통상실시권을 허락하고자 하는 경우, 타방 공유자는 조건 없이 동의하여야 한다. 단, 제3자로부터 징수하는 실시료(로열티)는 양 당사자의 기여도 및 지분 비율(예: 70:30)에 따라 정산하여 분배한다."
상대방이 사업화에 협조하지 않거나 라이선스 동의를 거부할 때를 대비한 탈출 장치입니다. 일정 금액을 주고 상대방의 지분을 매수할 수 있는 권리를 계약서에 넣어두는 것입니다.
"'갑'이 정당한 사유 없이 '을'의 제3자 라이선싱 또는 사업화 제안에 대한 동의를 거부하는 경우, '을'은 공인된 감정평가기관의 평가액에 따라 '갑'의 지분 전부를 매수할 수 있는 권리(Call Option)를 가진다. '갑'은 '을'의 매수 청구 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 지분 이전 절차를 완료하여야 한다."
직접 제조 능력이 없는 대학·연구소 파트너와 특허를 공유할 때 유용합니다. 우리 기업이 사업화를 독점 수행하는 대신, 매출의 일부(예: 0.5%~1%)를 보상금으로 지급하는 방식으로 타협점을 찾는 전략입니다.
Q1. 저희 지분이 90%, 대학이 10%입니다. 그래도 대학 동의 없이 라이선스를 줄 수 없나요?
그렇습니다. 특허법상 지분 비율은 제3자 라이선싱 허락 여부와 무관합니다. 지분이 단 1%인 소액 공유자라도 명시적 동의가 없으면 단독으로 사용권을 줄 수 없습니다. 지분율이 높다고 방심하시면 안 됩니다.
Q2. 계약서 없이 이미 공동특허를 등록한 상태입니다. 상대방 동의 없이 타사에 통상실시권을 주면 어떻게 되나요?
심각한 법적 책임을 지게 됩니다. 다른 공유자의 동의 없는 라이선스 계약은 무효로 평가될 가능성이 높으며, 상대방 공유자가 해당 타사를 상대로 특허권 침해 금지 청구 및 손해배상 소송을 제기할 수 있습니다. 귀사 역시 계약 위반에 따른 손해배상 책임과 비즈니스 신뢰 훼손을 감수해야 합니다.
Q3. 정부과제 협약서에 '지재권 공동 소유'가 필수 조건입니다. 위 조항들을 추가해도 정부 규정에 위배되지 않나요?
국가연구개발혁신법 등 관련 법령에 반하지 않는 범위에서 실시권 배분 조항은 유효합니다. 참여 기업의 원활한 사업화를 위해 '우선실시권'이나 '독점적 통상실시권'을 부여하는 특약은 실무상 널리 활용되며, 정부 역시 기술의 사장(死藏)을 막기 위해 이를 권장하는 추세입니다.
Q4. 대학이나 연구소와 협상할 때, 계약 문구를 부드럽게 조율하는 팁이 있을까요?
무작정 "우리가 독점하겠다"고 요구하면 상대방은 거부감을 느낍니다. 이때는 실시료 배분 기준을 명확하게 제시하며 설득하는 것이 효과적입니다. "사업 수행 권한은 속도를 위해 우리 기업에 독점 위임해주되, 발생하는 이익은 귀 기관 지분율에 맞게 투명하게 정산해 분기별로 지급하겠다"는 방식으로 제안하면 협상을 한결 매끄럽게 이끌 수 있습니다.
Q5. 공동특허 분쟁이 이미 발생한 상황에서도 해결책이 있나요?
상황에 따라 다르지만, 공유자 간 협의를 통한 지분 정리, 조정·중재 절차 활용, 또는 법원을 통한 공유물 분할 청구 등 다양한 방법을 검토할 수 있습니다. 분쟁이 표면화되기 전에 전문가와 조기에 상담하는 것이 선택지를 넓히는 데 유리합니다.
많은 중소기업이 기술 개발 자체에만 집중한 나머지, 막상 기술을 완성하고 나서 손발이 묶이는 상황을 맞이합니다. 공동 R&D 계약서나 업무협약서(MOU)에 찍는 도장 하나가 향후 10년의 회사 운명을 좌우할 수 있습니다.
법률사무소 완봉에서는 공동 R&D 협약서 검토 및 공유특허 사업화 전략 수립에 관한 전문 상담을 제공하고 있습니다. 지금 공동 개발 계약을 앞두고 계시거나, 이미 등록된 공유특허의 사업화 과정에서 갈등을 겪고 계신다면 아래로 문의해 주시기 바랍니다.
(본 글은 2026년 7월 기준의 법률 및 실무 경향을 바탕으로 작성되었으며, 개별 사안에 따라 법적 판단은 달라질 수 있으므로 반드시 변호사의 정식 자문을 받으시기 바랍니다.)
