안녕하세요, 법률사무소 완봉입니다.
스타트업이나 중소기업을 운영하다 보면 가장 가슴이 내려앉는 순간 중 하나가 바로 이 상황일 것입니다. 수개월간 피땀 흘려 신제품을 출시하고 이제 막 시장에서 반응이 오기 시작했는데, 느닷없이 업계 1위 대기업이나 경쟁사로부터 '특허 및 상표권 침해 경고장' 이 날아옵니다.
경고장의 내용은 대개 이렇습니다.
"당장 제품 생산과 판매를 중단하고 재고를 폐기하라. 지금까지 올린 매출액과 손해배상액 5,000만 원을 지급하라. 이에 응하지 않으면 민형사상 조치를 취하겠으며, 고의적 침해에 따른 3배의 징벌적 손해배상을 청구하겠다."
답변 기한은 고작 1~2주. 눈앞이 캄캄해진 대표님들은 흔히 두 가지 실수를 저지릅니다. 첫째는 겁을 먹고 "저희가 법을 잘 몰라 실수했습니다. 수정할 테니 한 번만 봐주십시오" 라며 읍소하는 것이고, 둘째는 무작정 경고장을 무시하고 버티는 것입니다.
오늘 글에서는 경고장 한 장에 지레 겁먹고 사업을 포기하거나 불리한 합의서에 도장을 찍는 실수를 막기 위해, 초기 1주일 안에 반드시 가동해야 하는 실전 방어 프로토콜을 소개합니다.
경고장을 받고 가장 주의해야 할 것은 '자백 간주 리스크' 입니다.
특허법(제128조 제8항)과 상표법(제110조 제7항)은 타인의 권리를 고의로 침해한 경우, 법원이 실제 손해액의 최대 3배까지 배상액을 증액할 수 있는 징벌적 손해배상 제도를 두고 있습니다.
경고장을 받은 직후 당황해서 "저희가 미처 특허를 확인하지 못했습니다. 조속히 제품을 수정하겠습니다" 라는 이메일을 보내거나 통화를 녹음당했다면 어떻게 될까요? 이 기록은 법정에서 "피고는 원고의 특허권 존재를 인지했고, 침해 사실을 스스로 인정했다" 는 유력한 증거로 활용됩니다. 단순 과실이 아닌 고의적 침해로 몰려 막대한 배상금을 물게 될 수 있습니다.
💡 실무 Tip: 첫 답변서는 '시간 벌기용'으로 작성하세요
상대방이 제시한 기한 내에 완벽한 법리적 답변을 보내는 것은 사실상 불가능합니다. 첫 회신은 중립적인 기조를 유지하며 검토 시간을 확보하는 데 집중하세요.
"귀사가 발송한 서신을 수령하였습니다. 당사는 지식재산권을 존중하는 기업으로서 귀사의 주장을 엄중히 받아들이고 있으며, 현재 전문 변호사의 법률 자문을 거쳐 정밀 분석을 진행 중입니다. 충실한 검토를 위해 회신 기한을 2026년 00월 00일까지 연장해 주시기 바랍니다."
상대방보다 먼저 해당 기술을 개발해 제품을 판매하고 있었거나, 해당 상표를 먼저 사용하고 있었다면 강력한 방어 무기가 생깁니다. 바로 '선사용에 의한 법정실시권(선사용권)' 입니다.
상대방 특허 출원일 이전부터 당사가 해당 기술을 독자적으로 개발해 국내에서 사업을 하거나 준비하고 있었다면, 그 사업 범위 내에서 특허권자의 허락 없이도 합법적으로 기술을 계속 사용할 수 있는 통상실시권이 인정됩니다.
부정경쟁의 목적 없이 상대방의 상표 출원일 이전부터 국내에서 해당 상표를 계속 사용해 왔다면 계속 사용할 권리가 인정됩니다.
선사용권은 출원일 이전부터 사업을 해왔음을 객관적 서면으로 증명해야 하므로, 분쟁 초기에 타임라인 증거를 꼼꼼히 수집하는 것이 급선무입니다.
지식재산권 분쟁에서 가장 훌륭한 수비는 공격입니다. 대기업이 등록해 둔 특허나 상표라도 심사관이 미처 걸러내지 못한 흠결이 존재하기 마련입니다.
💡 실전 협상의 기술
무효 사유를 발굴했다면 답변서에 이를 명확히 짚어줍니다.
"귀사의 특허는 출원 전 공개된 선행문헌 A, B에 의해 무효 사유가 명백히 존재합니다. 소송을 제기하신다면 당사는 즉시 특허심판원에 등록무효심판을 청구할 예정입니다."
이 한 문장만으로도 상대방은 특허 자체가 무효화될 리스크를 인지하게 되어, 소송 대신 라이선스 계약이나 합의 협상으로 선회하는 경우가 많습니다.
Q1. 답변 기한을 넘기면 바로 형사 처벌이나 압류가 들어오나요?
아닙니다. 경고장의 답변 기한은 상대방이 임의로 지정한 것으로, 기한을 며칠 넘긴다고 즉각적으로 공권력이 행사되거나 압류가 들어오는 법적 효력은 없습니다. 다만 장기간 무대응 시 상대방이 고의 침해로 단정하고 가처분·소송에 돌입할 수 있으므로, 기간 연장 요청 공문은 반드시 먼저 발송하는 것이 좋습니다.
Q2. 저희 제품이 상대방 특허와 100% 같지 않고 조금 다른데도 침해가 되나요?
특허 침해 여부는 특허청구범위에 기재된 구성요소를 우리 제품이 모두 포함하고 있는지(구성요소완비의 원칙)를 기준으로 판단합니다. 핵심 구성 중 하나라도 빠져 있거나 작동 원리가 완전히 다르다면 침해가 성립하지 않습니다. 다만 아주 미세한 변형이라면 '균등침해'가 인정될 수 있으므로, 변리사 및 지식재산권 전문 변호사의 침해분석(FTO)을 거치는 것이 안전합니다.
Q3. 상표 선사용권을 인정받으려면 전국적으로 유명했어야 하나요?
아닙니다. 상표법 제99조에 따른 선사용권은 부정경쟁의 목적 없이 타인의 출원 전부터 사용해 왔으면 성립합니다. 대법원 판례에 따르면 반드시 전국적으로 알려질 필요는 없으며, 특정 지역의 거래자나 수요자에게 알려진 정도로도 충분합니다. 동네 맛집이나 지역 기반 스타트업도 충분히 보호받을 수 있습니다.
Q4. 대기업과의 분쟁은 반드시 소송으로 가야 끝이 나나요?
실제로 지식재산권 분쟁의 대부분은 경고장·협상 단계에서 합의로 종결됩니다. 선사용권이나 무효 사유 등 우리가 가진 패를 명확히 제시하면, 상대방도 소송 비용·시간·권리 상실 리스크를 계산하게 됩니다. 크로스 라이선스(상호 특허 허용)나 합리적인 수준의 합의로 마무리되는 경우가 많습니다.
지식재산권 분쟁은 철저히 '누가 더 꼼꼼하게 증거를 수집하고 논리적 허점을 찾아내는가' 의 싸움입니다. 두꺼운 경고장 앞에서 위축될 필요는 없습니다.
법률사무소 완봉은 스타트업과 중소기업이 거대 권리자의 압박에 굴하지 않고 정당하게 일궈온 비즈니스를 지킬 수 있도록 밀착 조력합니다. 아래와 같은 업무에 대한 전문 상담을 제공하고 있습니다.
자백하는 답변서로 기회를 날리기 전에, 먼저 상담해 보시기 바랍니다.
본 글은 일반적인 법률 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 구체적인 사실관계에 따라 법적 판단이 달라질 수 있습니다. 개별 사안에 대해서는 반드시 전문가와의 상담을 거치시기 바랍니다.
