안녕하세요, 법률사무소 완봉입니다.
어렵게 자금을 끌어모으고 밤낮없이 연구해 독자적인 기술을 개발한 스타트업·중소기업 대표님들이 가장 고대하는 순간은 바로 '특허 등록'일 것입니다. 이제 시장에서 독점적인 권리를 행사하며 정당한 대가를 받을 수 있겠다는 기쁨도 잠시, 우리 특허를 교묘하게 도용해 똑같은 제품을 생산하는 거래처나 경쟁사를 발견하는 일이 빈번하게 발생합니다.
분노와 억울함에 곧바로 특허 침해 경고장(내용증명)을 발송해 보지만, 며칠 뒤 날아온 상대방의 답변서는 대표님을 더욱 황당하게 만듭니다.
"우리는 귀사가 특허를 출원하기 전부터 이미 자체적으로 개발해 사용하고 있었습니다. 특허법 제103조에 따른 '선사용권'이 있으므로 제품 제조를 중단할 의무가 없습니다."
특허를 먼저 출원한 것은 분명 우리인데, 상대방이 먼저 쓰고 있었다는 이유로 특허 침해가 아니라고 버티는 상황. 과연 이 주장은 법적으로 정당할까요? 그리고 상대방이 내미는 과거의 도면과 기획서는 과연 진짜일까요?
오늘은 침해자가 위조되거나 소급 작성된 허위 증거로 '선사용 법정실시권'을 허위 주장할 때, 이를 완전히 무력화하고 특허권을 지켜내는 실무 대응 전략을 심층적으로 살펴보겠습니다.
먼저 상대방이 내세우는 무기가 무엇인지 정확히 알아야 방패를 세울 수 있습니다. 우리 특허법은 기본적으로 '먼저 출원한 사람에게 권리를 주는' 선출원주의를 채택하고 있습니다. 그러나 특허 제도를 전혀 모르는 선의의 중소기업이 먼저 기술을 개발해 이미 공장을 운영하고 있었는데, 뒤늦게 다른 사람이 특허를 냈다는 이유만으로 사업을 즉시 접어야 한다면 사회적·경제적으로 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
이러한 불합리를 막기 위해 법이 예외적으로 인정하는 것이 바로 '선사용에 의한 통상실시권(법정실시권)'입니다.
특허법 제103조 (선사용에 의한 통상실시권)
특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
법정실시권이란, 특허권자와 별도의 계약을 맺지 않았더라도 법률 규정에 의해 당연히 발생하여 타인의 특허를 합법적으로 사용할 수 있는 일종의 '면허증'과 같습니다.
다만 이 면허증을 인정받기 위한 요건은 매우 엄격합니다. 대법원은 이를 좁게 해석하고 있으며, 단순히 "내가 먼저 생각했다"는 주장만으로는 결코 인정되지 않습니다.
현장 실무에서 가장 골치 아픈 점은, 특허를 무단 도용한 침해자들이 이 선사용권 제도를 면죄부처럼 악용한다는 사실입니다. 발각된 침해자들은 부랴부랴 내부 문서를 조작하기 시작하며, 주로 다음과 같은 증거를 제출합니다.
서류 더미를 마주한 대표님들이 "혹시 상대방이 정말 먼저 개발했던 것 아닌가?" 하며 지레 겁을 먹고 소송을 포기하는 경우가 적지 않습니다. 그러나 고도화된 소송 실무 관점에서 볼 때, 이 증거들의 상당수는 사후에 소급 작성되었거나 위조된 허위 증거일 가능성이 매우 높습니다.
침해자들이 흔하게 저지르는 수법은 컴퓨터의 시스템 시간을 특허 출원일 이전으로 돌려놓은 뒤 CAD 도면이나 기획서를 저장하는 것입니다. 탐색기상으로는 2~3년 전에 만들어진 파일처럼 보이기 때문에 일반인은 속아 넘어가기 쉽습니다.
그러나 전문 포렌식 분석을 활용하면 이 가짜 시간 장치를 밝혀낼 수 있습니다.
백번 양보해 상대방이 출원일 이전에 도면을 실제로 보유하고 있었다고 가정하더라도, 법에서 요구하는 '사업의 준비' 요건을 충족했는지는 전혀 별개의 문제입니다.
특허법 제103조의 핵심 전제는 "특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나"입니다. 즉, 타인의 기술을 훔치거나 베낀 경우에는 처음부터 선사용권이 성립하지 않습니다.
상대방이 선사용권을 주장하며 답변서를 보내왔다면, 감정적으로 대응하거나 시간을 지체해서는 안 됩니다. 아래 세 가지를 즉시 실행하시기 바랍니다.
Q1. 상대방이 우리 특허 출원일 일주일 전에 공장 설비를 발주했다고 합니다. 선사용권이 인정되나요?
출원 직전이라도 발명이 완성된 상태에서 사업 실행에 필요한 설비를 발주하고 대금을 납입한 사실이 객관적으로 증명된다면 성립 여지는 있습니다. 다만 출원 직전에 서류를 급조했을 가능성이 높으므로, 발주서 작성 날짜뿐 아니라 실제 자금 집행 일자와 공장의 제조 준비 상태를 꼼꼼히 따져 탄핵해야 합니다.
Q2. 상대방 직원들끼리 주고받은 사내 이메일에 도면이 첨부되어 있습니다. 이것만으로도 선사용권이 인정되나요?
이메일 수발신 기록은 날짜 조작이 비교적 어려워 유력한 정황 증거가 될 수 있습니다. 그러나 도면이 실제 제작 가능한 완성 수준인지, 아니면 단순 구상 단계의 초안인지를 먼저 확인해야 합니다. 아울러 이메일 헤더 정보와 첨부 파일 메타데이터를 디지털 포렌식으로 분석하여 사후 조작 흔적이 없는지 반드시 검증해야 합니다.
Q3. 법원에서 상대방의 선사용권이 인정되면 우리 특허 자체가 무효가 되는 건가요?
아닙니다. 상대방에게 선사용권이 인정되더라도 특허권 자체는 유효하게 존속합니다. 다만 그 상대방에 한해서만 침해 책임 없이 제품을 생산할 수 있는 통상실시권이 부여될 뿐입니다. 또한 상대방이 생산할 수 있는 범위는 '출원 당시 진행하던 사업 목적 및 제품 종류'로 엄격히 제한되므로, 새로운 제품 라인업 확장이나 타 공장으로의 생산 이전은 여전히 특허 침해로 막을 수 있습니다.
Q4. 위조 증거로 선사용권을 허위 주장한 상대방을 형사 처벌할 수 있나요?
민사 소송이나 특허 심판 과정에서 위조된 도면·소급 작성된 계약서 등을 법원에 제출하며 기망하려 했다면 소송사기(미수)죄가 성립할 수 있습니다. 또한 허위 증거를 직접 만들고 제출한 행위는 사문서위조 및 위조사문서행사죄로 형사 처벌 대상이 됩니다. 단순한 특허 분쟁을 넘어 강력한 형사 압박 수단으로 활용할 수 있습니다.
어렵게 등록한 특허를 두고 "우리가 먼저 쓰고 있었다"는 상대방의 으름장에 정당한 권리를 포기하는 대표님들을 보면 매우 안타깝습니다. 선사용권은 선의의 이중발명자를 보호하기 위한 예외적 제도일 뿐, 무단 도용자의 방패막이가 아닙니다.
상대방의 허위 증거는 치밀한 타임라인 분석, 철저한 디지털 증거 검증, 대법원 판례에 부합하는 엄격한 요건 해석을 통해 충분히 무력화할 수 있습니다.
법률사무소 완봉에서는 특허 침해 대응 및 선사용권 분쟁에 관한 전문 상담을 제공하고 있습니다. 소중한 기술 자산을 부당하게 빼앗기지 않도록 도움이 필요하시다면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.
본 포스팅은 일반적인 법률 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 개별 사안에 따라 법원의 판단이나 실무 대응 방향은 달라질 수 있습니다. 구체적인 사안에 대해서는 반드시 법률 전문가와 상담하시기 바랍니다.
