공동창업자와의 갈등 끝에 그가 지분을 들고 퇴사했습니다. 이제 갈등이 일단락되었나 싶어 숨을 돌리려던 찰나, 법원으로부터 두꺼운 특별송달 봉투가 날아옵니다.
봉투 안에 들어있는 서류는 다름 아닌 '특허침해금지 가처분 신청서'.
퇴사한 동업자가 회사 설립 초기 자신의 개인 명의로 출원해 두었던 핵심 특허를 빌미로, 회사의 주력 서비스를 즉각 중단하라고 요구해 온 것입니다. 스타트업이나 중소기업에 서비스 중단은 곧 사형 선고와 다름없습니다. 당장 심문기일이 코앞으로 다가왔는데, 피고(채무자) 입장이 된 대표님은 어떻게 이 위기를 헤쳐 나가야 할까요?
법적으로 등록된 특허권자가 '내 특허를 쓰지 마라'고 요구하는 상황에서 피고가 취할 수 있는 방어 전략을 실무적인 관점에서 소개해 드립니다.
스타트업이나 동업 기업의 초기 단계에서 흔히 발생하는 패턴이 있습니다. 법인 설립 전이거나 설립 직후 자금이 부족한 시기에, 기술을 개발한 공동창업자 중 1인의 개인 명의로 특허를 출원하는 경우입니다.
당시에는 '어차피 우리 회사니까 나중에 투자받으면 법인으로 이전하자'며 구두로 가볍게 약속하고 넘어갑니다. 하지만 비즈니스가 궤도에 오른 뒤 지분이나 경영 방향성 문제로 갈등이 생겨 해당 창업자가 퇴사하면 상황은 180도 달라집니다.
퇴사한 동업자는 자신이 보유한 '특허권'이라는 강력한 배타적 권리를 무기로 회사를 압박하기 시작합니다. 특허권은 침해자를 상대로 서비스의 생산·판매를 즉각 중단시킬 수 있는 침해금지청구권을 보장하기 때문입니다. 특히 본안 소송보다 결정이 훨씬 빠른 '가처분'을 먼저 신청해 회사의 숨통을 죄어오는 전략을 취합니다.
상대방이 특허등록원부상 단독 권리자로 기재되어 있다고 해서 회사가 무조건 패배하는 것은 아닙니다. 법원은 계약서가 없더라도 특허권자와 사용자 간의 합의나 정황에 따라 특허를 사용할 수 있는 '묵시적 실시권' 성립을 인정하고 있습니다.
특허법상 특허를 사용할 수 있는 권리를 '실시권'이라고 합니다. 실시권은 반드시 서면 계약서에 도장을 찍어야만 성립하는 것이 아닙니다. '당신의 특허를 우리 회사 서비스에 적용해 함께 사업을 하자'는 묵시적인 의사 합치가 존재했다면 구두 합의만으로도 효력이 발생합니다.
법원의 일관된 판례 기조에 따르면, 다음과 같은 정황이 증명될 때 묵시적 실시권이 인정됩니다.
답변서에서는 '원고(채권자)는 퇴사 전까지 본인의 특허가 회사 서비스에 탑재되는 것을 전적으로 동의했고, 이를 대가로 급여와 법인 지분을 누려왔다'는 점을 명확히 소명해야 합니다.
상대방의 기습 가처분을 기각시킬 또 하나의 무기는 민법상 대원칙인 신의성실의 원칙(신의칙)과 권리남용 금지의 원칙입니다.
대주주이자 임원으로 재직하면서 회사 서비스 안착을 위해 특허 사용을 적극적으로 장려했던 자가, 퇴사했다는 이유만으로 하루아침에 태도를 바꾸어 '내 허락 없이 특허를 쓰고 있으니 서비스를 종료하라'고 청구하는 것은 전형적인 모순행위(금반언)에 해당합니다.
형식적인 특허권이 상대방에게 있더라도, 그 권리 행사가 오직 피고(회사)에게 회복할 수 없는 손해를 주기 위한 목적이거나 사회적·경제적 신의성실에 반하는 경우, 법원은 특허권에 기한 가처분 신청을 권리남용으로 보아 기각합니다.
상대방이 퇴사하면서 '서비스를 내리지 않으면 형사고소하겠다'는 식의 악의적인 태도를 보인 정황이 있다면, 재판부에 상대방의 권리 행사가 정당한 지식재산권 보호가 아닌 '악의적인 기업 마비 시도'임을 적극적으로 소명해야 합니다.
가처분 통지서를 송달받은 후 법원의 첫 심문기일까지 주어지는 시간은 보통 14일에서 21일 내외로 매우 촉박합니다. 이 골든타임 동안 변호사와 함께 아래 증거를 빠짐없이 찾아내야 합니다.
Q1. 계약서에 '특허권은 개인 소유로 한다'고 명시되어 있다면 어떻게 하나요?
계약서상 특허 소유권이 개인에게 있다면 소유권 자체를 되찾아오기는 어렵습니다. 그러나 소유권과 실시권은 별개입니다. '회사가 비즈니스를 영위하는 동안에는 무상으로(또는 일정 대가로) 사용할 수 있도록 허락했다'는 묵시적·명시적 통상실시권이 존재함을 입증하면 서비스 중단은 충분히 막아낼 수 있습니다.
Q2. 특허의 구성요소를 분석해서 침해 자체를 부정할 수도 있나요?
물론입니다. 가처분 방어의 정석은 투트랙(Two-track) 전략입니다. 첫째는 '실시권 존재 및 신의칙 위반' 주장이고, 둘째는 비침해 주장입니다. 상대방 특허의 청구범위(독점권이 인정되는 범위)를 정밀 분석하여, 회사의 서비스가 특허 기술의 핵심 구성요소를 포함하지 않거나 다르게 구현하고 있음을 기술적으로 증명하는 서면을 함께 제출해야 합니다.
Q3. 법원의 심문기일에 대표가 직접 참석해야 하나요?
대표이사가 직접 참석할 수도 있으나, 특허 가처분 심문은 고도의 법리적·기술적 공방이 오가는 자리입니다. 재판부의 예상치 못한 질문에 말실수를 하거나 불리한 자백을 할 위험이 있으므로, 기업 소송 및 지식재산권(IP) 전문 변호사를 대리인으로 선임하여 동석하게 하는 것이 안전합니다.
Q4. 가처분을 방어한 후, 특허권을 회사로 이전받을 방법은 없나요?
가처분 기각은 '당장 서비스를 중단하지 않아도 된다'는 일시적인 방어책입니다. 장기적으로 분쟁을 종식하려면, 해당 특허가 회사의 인력과 자금으로 개발된 '직무발명'에 해당함을 이유로 특허권 이전등록 청구 소송을 제기하거나, 지분 정리 협상 과정에서 특허권을 법인으로 양도받는 합의서를 작성하는 종국적 해결책을 마련해야 합니다.
공동창업자 간의 특허 분쟁은 단순한 지식재산권 소송이 아니라, 동업 관계·지분율·법인 자금 흐름 등이 복잡하게 얽혀 있는 종합적인 경영권 분쟁에 가깝습니다. 묵시적 실시권이나 신의칙은 법원에서 매우 엄격하게 심사하므로, 정교한 사실관계 정리와 서면 작성이 뒷받침되지 않으면 가처분이 인용되어 하루아침에 서비스가 멈출 수 있습니다.
가처분 신청 통지서를 송달받았다면 혼자 고민하거나 인터넷 자료만으로 대응하지 마시고, 관련 자료를 지참하여 기업 소송 대리 경험이 풍부한 변호사의 진단을 즉시 받으시길 권장합니다.
법률사무소 완봉에서는 스타트업·중소기업의 경영권 분쟁 및 지식재산권(IP) 방어 소송에 대한 전문 상담을 제공하고 있습니다. 동업자의 기습적인 특허 가처분으로 어려움을 겪고 계신다면 아래로 연락해 주세요.
